Opt-out of niet? Keuze voor houders van Europees patentportfolio moet voor 1 juni 2023

Vanaf 1 juni van dit jaar biedt het nieuwe Europese Unitair octrooi een alternatief voor de huidige procedure waarbij een aanvraag voor een Europees patent afzonderlijk moet worden beoordeeld in elk individueel land (even voor de goede orde: een octrooi is precies hetzelfde als een patent). Dit betekent dat innovatieve bedrijven en uitvinders voortaan kunnen profiteren van een efficiëntere en eenvoudigere procedure voor het beschermen van hun intellectuele eigendom in meerdere Europese landen tegelijk.

Echter, met de inwerkingtreding van het Unitair Octrooi en de oprichting van het Unified Patent Court (UPC) is er een nieuw Europees octrooisysteem ontstaan. Dit betekent dat alle bestaande Europese octrooien kunnen worden betrokken bij een handhavingsprocedure of een nietigheidsprocedure voor deze nieuwe Europese octrooirechtbank.

Maar wat houdt dat precies in? Het doel van een patent is om de exclusieve rechten van de patenthouder op zijn of haar uitvinding te beschermen. Het geeft de houder het recht om anderen te verbieden de uitvinding te maken, te verkopen of te gebruiken zonder toestemming van de houder. Dit zorgt ervoor dat de houder kan profiteren van zijn of haar uitvinding en voorkomt dat anderen onrechtmatig profiteren van de uitvinding. Met het UPC-systeem kunnen handhavingsmaatregelen en nietigheidsprocedures voor patenten in één keer worden afgehandeld in alle 17 EU-landen die deelnemen aan het UPC-systeem. Dit betekent dat een patenthouder snel kan optreden tegen inbreukmakers in meerdere landen.

Een nietigheidsprocedure kan worden gestart wanneer een partij, bijvoorbeeld een concurrent van de octrooihouder, de geldigheid van het octrooi betwist en de nietigverklaring ervan vraagt bij een bevoegde rechtbank of instantie. Door deze procedure kan het octrooi ongeldig worden verklaard. Dit kan grote gevolgen hebben voor de octrooihouder, omdat hij of zij dan niet meer kan optreden tegen inbreukmakers en de uitvinding niet meer exclusief kan exploiteren. Dit plaatst de houders van een bestaand Europees octrooiportfolio voor een keuze die zij voor 1 juni moeten maken: moeten zij kiezen voor een zogenaamde opt-out of niet? Immers, de reeds bestaande Europese patenten kunnen ook behandeld worden door het UPC.

Het nieuwe Unified Patent Court beslist ook over de bestaande patenten

Met ingang van 1 juni 2023 zal het Unified Patent Court (UPC) dus niet alleen beslissen over de nieuwe unitaire octrooien, maar ook over reeds bestaande Europese octrooien die vóór die datum zijn verleend en over Europese octrooien die na 1 juni 2023 als klassieke Europese octrooien worden beoordeeld. In principe zal het UPC dus oordelen over alle Europese octrooien. Het is belangrijk om te beseffen dat als het UPC een octrooi als ongeldig beoordeelt, dit gevolgen heeft voor alle 17 EU-landen die deelnemen aan het UPC-systeem. Dit kan dus verregaande consequenties hebben voor alle houders van een Europees patent. Daarom is er ook voorzien in een overgangsregeling: patenthouders kunnen een opt-out indienen voor hun patent. Voor een octrooi met een opt-out verandert er niets en beslissen alleen de nationale rechtbanken over inbreuk op en geldigheid van dat patent”. Een opt-out is overigens niet mogelijk voor een Unitair octrooi.

opt-out aanvragen voor je bestaande Europese patenten?

Opt-outs kunnen inmiddels worden ingediend in ieder geval tot 2030, voor zowel bestaande als toekomstige Europese octrooien en aanvragen. Echter, als een concurrent na 1 juni van dit jaar een procedure start tegen het octrooi bij het UPC, dan is een opt-out niet meer mogelijk. Dus iedereen die een patent bezit moet hier voor 1 juni even goed over nadenken.

Of een opt-out de beste keuze is voor een Europees octrooi, hangt af van verschillende factoren. Een belangrijke factor is de afweging tussen de mogelijkheid om snel op te treden tegen inbreukmakers in meerdere landen en het risico dat het patent in één keer ongeldig wordt verklaard in alle 17 landen. Het is echter belangrijk om te weten dat je niet direct gebonden bent aan een opt-out. Het octrooi kan later alsnog onder de bevoegdheid van het UPC worden gebracht met een zogeheten 'opt-in', tenzij er al een procedure bij een nationale rechtbank loopt. Het is dus een ingewikkelde afweging waarbij we aanraden om contact op te nemen met je octrooigemachtigde voor 1 juni. Houd er rekening mee dat zij het momenteel waarschijnlijk erg druk hebben. Ik hoop dat je nog terecht kunt.